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신약 후보물질·기술→선(先) 특허출원 후(後) 특허등록
Morgan Lewis 이혜승 박사 "미국은 한국과 달리 특허출원 용이, 국내제약사 활용 필요"
[ 2019년 09월 20일 05시 21분 ]

[데일리메디 양보혜 기자] "국내에서 개발 중인 신약 후보물질 및 기술의 미국 시장 진출을 위해선 차별화된 특허 전략이 필요하다."

미국 로펌 Morgan Lewis의 이혜승 박사는 9월19일 서울 서초구 제약바이오협회에서 열린 '제약바이오 핫이슈 합동세미나'에서 '바이오, 제약 미국 특허 전략 및 명세서 작성방법’이란 주제 발표에서 이 같이 말했다. 

소유권을 가지는 특허 등록과 달리 '특허 출원'은 특허청에 특허를 접수하는 것을 의미한다.

'특허를 출원 중인 경우'는 서류를 접수해 심사를 기다리고 있거나 심사를 받고 있는 상태를 나타낸다.  

이때 선행기술이 없거나 기술의 진보성이 인정되면 특허 출원은 접수 당일 기준으로 발명자에게 우선권이 주어진다. 우선권을 확보해도 심사를 통과하지 못해 특허 등록에 실패하면 무용지물이 된다.

출원 절차는 간단하다. 명세서(application)를 작성하지 않고, 논문을 그대로 출원하거나 짧은 글만 써서 제출해도 된다. 미국에서 특허를 출원하면 1년 동안 권리를 보호받게 된다.

이혜승 박사는 "한국에서는 바이오업체들이 개발 중인 후보물질이나 신약 개발 기술에 대해 특허 출원을 하려면 그것이 얼마나 혁신적인지 혹은 진보적인지 심사관에게 설득하기 위해 구체적으로 글을 써야 한다. 그러나 미국에서 특허 출원은 간단한 문장 몇 줄로도 진행이 가능하기 때문에 글로벌 제약사들은 조금이라도 가치가 있다고 판단하면 서둘러 특허 출원부터 한다"고 말했다.

이어 그는 "일단 출원을 한 뒤 1년 동안 아이디어나 물질의 진보성을 입증할 수 있는 데이터를 계속 업데이트할 수 있다"며 "한국에서 특허 출원을 한지 1년 미만이라면 미국에서도 특허 출원이 가능하다"고 덧붙였다.

또 미국에선 원출원에 대한 개량 발명도 부분 특허 출원으로 인정해 준다. 부분 출원을 계속하게 되면 원출원의 최초 명세서에 기재되지 않은 내용까지 권리 범위에 포함될 수 있다.  

단, 원출원과 동일한 부분에 대해서는 출원일을 원출원일로 앞당겨 적용한다. 한국과 달리 부분 출원이 계속되더라도 원출원이 취하되지 않으므로 하나의 특허에 기초해 수십 개의 특허가 나올 수 있다. 

따라서 후보물질이나 신약 개발 기술을 미국으로 라이선스 아웃하거나 개발 후 수출할 계획이 있는 국내 업체라면 가장 먼저 미국 특허 출원부터 진행해야 한다고 조언했다.  

이 박사는 "우리의 고객(글로벌 제약사들)은 새로운 아이디어라고 생각하면 우선 특허 출원부터 한다"며 "특허를 출원한 사람에게 새로운 권리가 우선 부여되고, 그 특허는 일정기간 공중에게 공개되지 않는다"고 설명했다. 

이어 이 박사는 "이미 한국에서 특허 출원을 했다면 동일한 내용이 명세서에 기입되기 때문에 출원 준비 단계부터 전략적인 접근을 해야 한다"며 "구체적으로 쓸수록 권리범위가 한정돼 손해를 볼 수 있으므로 가급적 짧고, 추상적인 단어를 사용해 해석의 가능성이 넓도록 하는 게 중요하다"고 강조했다. 

마지막으로 특허 출원 이후 심사 과정에선 심사관과의 서면 질의보다는 전화 인터뷰를 적극 활용할 것을 권장했다. 그 이유는 통화 내용은 기록되거나 별도로 저장되지 않기 때문이다.

그는 "특허 출원 후 심사를 받을 때 출원인은 심사관과의 서면 소통보다 전화 인터뷰를 이용하는 것이 이익"이라며 "서면의 경우 작성된 내용이 기록에 남지만, 전화는 저장되지 않아 효과적"이라고 팁을 전했다. 

bohe@dailymedi.com
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